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Posso Licenciar Minha Propriedade Industrial?

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A licença da propriedade industrial não só é possível como, em muitos casos, recomendável e até mesmo necessária.

Os registros de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais e marcas) são ativos de uma empresa como quaisquer outros, apesar de sua natureza intangível. Assim, eles podem ser emprestados, alugados e vendidos. No jargão técnico, a venda de um direito de propriedade industrial é chamada de “cessão” e a locação de “licença”.

O prazo da licença não pode ultrapassar o da validade do registro. No caso de patentes, esse prazo é de 15 ou 20 anos contados do depósito do pedido de registro no INPI, dependendo se for um modelo de utilidade ou uma patente de invenção. Os desenhos industriais têm validade de até 25 anos. Já as marcas vigoram por 10 anos e podem ser renovadas por períodos iguais e sucessivos, indefinidamente. As licenças podem ser gratuitas ou remuneradas, neste último caso mediante pagamento de um royalty estabelecido em valor fixo ou variável, em função do volume de vendas dos produtos comercializados pelo licenciado que incorporam a tecnologia, design ou marca. Normalmente, a remuneração variável é fixada em valor unitário por produto ou em percentual sobre o preço de venda. É comum estabelecer um royalty mínimo, semestral ou anual, em valores progressivos, uma vez que a lógica diz que as vendas aumentam com o passar do tempo.

É importante que o titular do direito tenha controle sobre os produtos fabricados pelo licenciado para zelar que a qualidade destes esteja de acordo com os padrões por ele determinados e desejados. Por isso, sempre recomendo que seja incluída uma cláusula nos contratos estabelecendo que o licenciador deve aprovar, antecipadamente, cada lote de produto que será colocado no mercado pelo licenciado. O contrato também deve prever se o licenciado poderá tomar medidas contra eventuais infratores em seu próprio nome. Em caso positivo, deverá comunicar previamente ao titular do direito cada violação constatada.

A lei exige que o contrato seja averbado no INPI para produzir efeitos em relação a terceiros. Assim, nos contratos remunerados a dedução, pelo licenciado, dos royalties pagos como despesas operacionais está condicionada a essa formalidade. Da mesma forma a disposição que confere ao licenciado direito de agir contra infratores. Os contratos gratuitos, a principio, não precisam ser averbados. A lei também dispensa essa formalidade para que os documentos de venda emitidos pelo licenciado sejam aceitos como prova de uso da patente, desenho ou marca, no caso de alguém requerer a sua caducidade.

Esses são os pontos básicos que todos que forem licenciar a sua propriedade industrial devem considerar. Evidentemente, outras questões específicas devem ser analisadas caso a caso.

Outra questão que vale a pena comentar é a razão pela qual – e as vantagens – de se licenciar a propriedade industrial. Nos contratos com o exterior, são três os motivos que vislumbro como mais relevantes: a) interesse do titular do direito no mercado do território do licenciado; b) redução de custos dos produtos em função da fabricação local; e c) proteção do registro da patente, design ou marca, através de seu uso efetivo no território. Esses mesmos critérios se aplicam nos contratos de licença internos. É fundamental, contudo, definir claramente a área geográfica para a qual a licença está sendo concedida, tanto para fins de fabricação como de comercialização, caso ela não abranja todo o país.

A licença constitui, portanto, uma ferramenta para gerar receita, aumentar a produção com menor custo e, especialmente no caso das marcas, difundí-la no mercado.

Concluindo, a licença da propriedade industrial não só é possível como, em muitos casos, recomendável e até mesmo necessária, sempre tendo em mente que o segredo do seu sucesso passa pela elaboração de um contrato que confira ao titular do direito garantias e proteção adequadas.

Fernando Jucá é advogado, especialista em registro, licenciamento, patentes e direitos autorais. É sócio do Mesquita Ribeiro, Tavares e Jucá Advogados.

 

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, Mesquita Ribeiro Tavares e Jucá Advogados, Sócio
Fernando Jucá Vieira de Campos graduou-se em 1981 pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É Associado à Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo; Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI); Associação Paulista da Propriedade Intelectual  (ASPI);  Associação dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI); Associação Brasileira de Franchising (ABF);  Asociación Interamericana de la Propriedad Intelectual (ASIPI); International Trademark Association (INTA); Licensing Executive Society (LES). Fernando atua nas áreas de Registro, licenciamento e contencioso de marcas, patentes, software e direitos autorais;  franchising; contratos de transferência de tecnologia e de prestação de serviços técnicos; nomes de domínio; concorrência desleal; proteção de segredos de negócio; direito de imagem.
fernandojuca@uol.com.br

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